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US-Markenrecht

Von Dr. jur. Matthias Eck, Rechtsanwalt

In Deutschland und vielen anderen Ländern entstehen Markenrechte grundsätzlich durch die Eintragung einer Bezeichnung in amtlich geführte Register. In Deutschland ist hierfür das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig. Für die Entstehung des Markenschutzes ist es in Deutschland nicht erforderlich, dass die Marke zum Zeitpunkt der Eintragung auch tatsächlich benutzt wird. Ganz anders in den USA. Dort ist die Benutzung einer Marke maßgebliches Kriterium sowohl für die Entstehung als auch für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes.

1. Erlangung von Markenschutz in den USA

Es gibt drei nebeneinander bestehende Möglichkeiten, in den USA Markenschutz zu erlangen:

1.1 Benutzung

Unabhängig von einer Registrierung entstehen Markenrechte nach dem im angloamerikanischen Rechtskreis geltenden common law (ursprünglich auf Gewohnheitsrecht beruhendes, durch richterliche Entscheidungen weiterentwickeltes, ungeschriebenes Recht) allein durch die Benutzung einer Marke. Dieser Markenschutz ist beschränkt auf die Waren und/oder Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wird und auf das geografische Gebiet innerhalb der USA, in dem die Marke benutzt wird. Die Markenrechte stehen demjenigen zu, der nach außen erkennbar als Benutzer der Marke auftritt. Er kann allen, die eine verwechslungsfähige Bezeichnung zu einem späteren Zeitpunkt für ähnlichen Waren und Dienstleistungen im selben geografischen Gebiet benutzen oder anmelden lassen, seine Markenrechte entgegenhalten.

1.2 Federal Registration

Markenschutz kann auch in Form der Federal Registration beim US Patent and Trademark Office erreicht werden. Mit ihr werden formell Markenrechte im gesamten geografischen Gebiet der USA begründet.

Voraussetzung dafür ist, dass die Marke in mehr als einem US-Bundesstaat oder zusätzlich in einem anderen Land (z.B. Frankreich) verwendet wird.

Vorteile einer Federal Registration

Im Hinblick darauf, dass Markenrechte bereits aufgrund der bloßen Benutzung einer Bezeichnung nach den Regeln des common law (siehe Nr. 1.1) entstehen können, stellt sich vordergründig die Frage, welchen Vorteil die Wirkung einer (evtl. zusätzlichen) Federal Registration gegenüber den common law-Rechten bietet:

• Neben der Anmeldung einer bereits in den USA benutzten Marke kann die Anmeldung für eine Federal Registration bereits in einem Stadium eingereicht werden, in dem die Benutzung zwar zukünftig beabsichtigt ist, jedoch noch nicht aufgenommen wurde (sog. intent-to-use-Anmeldungen). Auch kann im Rahmen einer Federal Registration die zeitliche Priorität bestehender Auslandseintragungen oder -anmeldungen in Anspruch genommen werden (siehe Punkt 3).
• Die Eintragung stellt eine sog. „constructive notice” für das gesamte geografische Gebiet der USA dar. Niemand, der zu einem späteren Zeitpunkt eine verwechslungsfähige Bezeichnung in den USA benutzt oder anmeldet, kann sich auf eine fehlende Kenntnis der bestehenden Rechte des eingetragenen Inhabers berufen. Dies ist insbesondere für die Frage der erfolgreichen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen relevant.
• Mit der Eintragung wird ein Beweis des ersten Anscheins für die Rechtsgültigkeit der eingetragenen Marke und das Exklusivrecht des Anmelders für die Benutzung der Bezeichnung für die konkreten Waren und Dienstleistungen begründet.
• Der Inhaber einer Federal Registration hat die Möglichkeit, seine Marke bei den US-amerikanischen Zollbehörden (U.S. Customs and Border Protection) registrieren zu lassen, um Markenverletzungen durch Warenimporte zu verhindern, indem die Zollbehörden die betreffenden Waren beschlagnahmen.
• Schließlich begründet eine Federal Registration die Möglichkeit, Klagen vor den US-Bundesgerichten zu erheben. Daneben besteht auch ein strafrechtlicher Schutz vor Nachahmern.

Verwendung der Angaben ®, TM und SM

Vor der Eintragung und während des Anmeldeverfahrens können die Kennzeichen TM (für trademark) und SM (für service mark) verwendet werden. Diese bedeuten nur, dass Kennzeichenschutz für die betreffende Bezeichnung aufgrund von Benutzung beansprucht wird (siehe Nr. 1.1).

Das Zeichen ® (für registered trademark) darf erst verwendet werden, wenn die Marke beim US Patent and Trademark Office eingetragen ist. Nach der Eintragung sollte das Zeichen ® dann aber auch verwendet werden, da sonst Nachteile in späteren Verletzungsprozessen hinsichtlich möglicher Schadensersatzforderungen entstehen können.

1.3 State Registration

Neben der Möglichkeit einer Federal Registration gibt es in den USA auch die Möglichkeit der Markeneintragung in den einzelnen US-Bundesstaaten in Form einer so genannten State Registration. Für ausländische Unternehmen, die in den USA Markenschutz begründen wollen, wird eine State Registration in aller Regel kaum von Interesse sein. State Registrations sind jedoch bei der Frage möglicherweise entgegenstehender älterer Rechte Dritter zu beachten. Sie sollten daher gegebenenfalls auch im Rahmen entsprechender Kollisionsrecherchen mit überprüft werden.

2. Recherchen

Bereits vor Einreichung einer Markenanmeldung in den USA empfiehlt es sich, Recherchen nach möglicherweise entgegenstehenden älteren Markenrechten Dritter durchführen zu lassen. Zwar führt auch das US Patent and Trademark Office im Rahmen einer Federal Registration eine Amtsrecherche durch. Diese beschränkt sich jedoch auf die bei diesem Amt registrierten Marken und Anmeldungen. Da US-Markenrechte jedoch unabhängig von einer Registrierung bestehen können, ist - auch wenn eine zunächst in der Online-Datenbank des US Patent and Trademark Office durchgeführte knock-out-Recherche negativ geblieben ist - eine umfassende Recherche sinnvoll, die nicht nur das Register des US Patent and Trademark Office, sondern auch die State Registrations und Anmeldungen sowie common law-Rechte und die Verwendung der Bezeichnung im Internet mit einschließt.

Der Nutzen solcher umfassender „clearance searches” genannter Recherchen liegt u.a. darin, bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Verfügbarkeit der gewünschten Bezeichnung als Marke zu klären. Darüber hinaus lassen sich dabei auch Marktinformationen gewinnen. Durch eine Recherche kann so eventuell verhindert werden, Geld in Marken zu investieren, an denen bereits ältere und damit bessere Rechte Dritten zustehen.

3. Das Anmeldeverfahren einer Federal Registration

3.1 Grundlagen der Anmeldung

Eine Federal Registration kann auf Basis von unterschiedlichen Grundkonstellationen erfolgen:

• a) Use-in-commerce-application - bei bereits bestehender Benutzung der Marke in den USA.
  Hier müssen bereits bei der Anmeldung Benutzungsnachweise eingereicht werden.
• b) Intent-to-use-application - bei ernsthafter und redlicher Absicht, die Marke in den USA zu benutzen.
  Zwar erfolgt hier die Eintragung der Marke erst, nachdem der Nachweis der Benutzungsaufnahme tatsächlich geführt wurde. Die Marke wird jedoch mit dem Anmeldedatum für den Anmelder „reserviert”. Das Anmeldedatum gilt dabei als Prioritätsdatum und so genannte date of constructive use. Der Anmelder hat bei einer intent-to-use-application sechs Monate nach der Nachricht über die Zulassung der Anmeldung (notice of allowance) Zeit, die erforderlichen Benutzungsnachweise (statement of use) zu erbringen. Diese Frist kann mehrfach um sechs Monate bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 36 Monaten verlängert werden. Zu beachten ist, dass ab der zweiten Verlängerung ein wichtiger Grund vorgebracht werden muss.
• c) Application based on foreign application - In­anspruchnahme einer ausländischen Priorität.
  Auch hier wird - ähnlich wie bei der intent-to-use-application - das ausländische Anmeldedatum für den Anmelder reserviert, wenn er die identische Marke innerhalb von sechs Monaten, nachdem er die Auslandsanmeldung eingereicht hat, in den USA anmeldet. Voraussetzung ist, dass es sich bei der Auslandsanmeldung um die erste Anmeldung dieser Marke handelt und dass die amerikanische Anmeldung nicht mehr Waren und/oder Dienstleistungen umfasst wie die Auslandsanmeldung. Eine Registrierung kann jedoch erst vollzogen werden, wenn die Auslandseintragung erfolgt ist und gegenüber dem US Patent and Trademark Office nachgewiesen wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Anmeldeverfahren in den USA - nach Prüfung der sonstigen Voraussetzungen (siehe Punkt 3.2) - ausgesetzt. Anders als bei einer intent-to-use-application muss der Benutzungsnachweis nicht vor Eintragung der Marke erbracht werden, sondern erst nach dem fünften Jahr (siehe Punkt 6.). Dies ist ein großer Vorteil der application based on foreign application.
  Empfehlenswert ist es in solchen Fällen, die US-Anmeldung nicht allein auf die Auslandsanmeldung, sondern parallel auch auf den intent-to-use zu stützen. Sollte sich die Auslandsanmeldung verzögern oder endgültig scheitern, kann die US-Anmeldung dann zumindest noch auf der intent-to-use-Basis weiterverfolgt werden. Dann muss allerdings der Benutzungsnachweis vor der Markeneintragung erbracht werden.
• d) Application based on foreign registration - Eintragung ohne Benutzungsnachweis bei bereits bestehender Eintragung der Marke im Ausland.
  Wenn der Anmelder nachweist, dass die Marke im Ausland registriert wurde, sechs Monate seit Einreichung der Auslandsanmeldung und es keine sonstige Beanstandung oder Widersprüche gibt, wird die Marke in den USA eingetragen, auch ohne dass der Markeninhaber bei der Anmeldung nachweisen muss, dass sie in den USA oder in einem anderen Land benutzt wird. Eine Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität - wie bei der application based on foreign application - erfolgt hier nicht.
• e) Madrid System of International Registration
  Bereits seit dem 2. November 2003 ist es möglich, die USA im Rahmen eines Antrags auf internationale Registrierung einer Marke bei der WIPO (World Intellectual Property Organization in Genf) als eines der Schutzländer zu benennen oder die Erstreckung einer bereits bestehenden nationalen Registrierung auf die USA zu beantragen.
  Marken, bei denen keine Beanstandungen oder Widersprüche zu erwarten sind oder nur das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt werden muss, kann auf die Beauftragung eines US-Anwalts verzichtet werden und es können so die hohen Honorare für US-Anwälte eingespart werden., Hinsichtlich der Amtsgebühren werden sich jedoch kaum Einsparungen ergeben, da die USA im Rahmen der Internationalen Registrierung, zusätzlich zu der Basisgebühr in Höhe von 653 SFr, Gebühren in Höhe von 337 SFr für jede Waren- und Dienstleistungsklasse erheben.
  Trotz der Einbindung der USA in das Madrider Marken-System bleibt es aber dabei, dass sich auch bei Marken, die im Wege einer internationalen Registrierung über die WIPO in den USA angemeldet werden, alle Fragen der Gewährung und Aufrechterhaltung des Markenschutzes alleine nach dem nationalen US-Markenrecht richten. Dies gilt auch für die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und die erforderlichen Benutzungsnachweise (siehe Punkt 3.5 und 5).

3.2 Kosten

Die im Laufe des Anmeldeverfahrens anfallenden Gebühren sind - je nachdem, welche der oben genannten Alternativen gewählt wird - sehr unterschiedlich. Doch ist in jedem Fall bei der Anmeldung mindestens die amtliche Anmeldegebühr in Höhe von derzeit 275 - 375 US $ je nach Anmeldeart, pro Klasse zu zahlen. Hinzu kommen in der Regel die in den USA nicht unerheblichen Anwaltsgebühren.

Das US Patent and Trademark Office verfügt seit einigen Jahren über ein Trademark Electronic Application System (TEAS und TEAS Plus) mit dem Markenanmeldungen online durchgeführt werden können. Der Vorteil besteht darin, dass die Online-Anmeldung billiger ist als die normale, der Anmelder direkt ein Anmeldedatum erhält und diese Anmeldung von jedem durchgeführt werden kann.

Für ausländische Markenanmelder ist es erforderlich, dass sie sich vor dem US Patent and Trademark Office von einem US-Anwalt vertreten lassen.

3.3 Dauer des Verfahrens

Die Dauer des Anmeldeverfahrens kann zwischen sieben Monaten und mehreren Jahren betragen, je nachdem welche Art der Anmeldung begehrt wird und ob der Anmeldung Hindernisse entgegenstehen, die erst noch im Laufe des Verfahrens ausgeräumt werden müssen.

3.4 Markenarten

Ebenso wie in Deutschland und Europa können auch in den USA sowohl Wörter, Logos, Nummern, Buchstaben, Farben, Packungen, Klangfolgen, Gerüche als auch Werbeslogans als Marke angemeldet werden.

3.5 Prüfung der Anmeldung durch US Patent and Trademark Office

Unabhängig davon, welche der oben genannten Konstellationen (siehe Nr. 3.1) einer Anmeldung zugrunde liegt, prüft das US Patent and Trademark Office, ob der Markenanmeldung absolute oder relative Schutzhindernisse entgegenstehen und ob das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis den rechtlichen Anforderungen entspricht.

Absolute Schutzhindernisse

Die absoluten Schutzhindernisse betreffen die auch aus dem deutschen Markenrecht bekannten Fragen der Schutzfähigkeit der Marke. Sie fehlt z.B. bei unmoralischen, täuschenden oder herabsetzenden Zeichen oder bei Zeichen, die unmittelbar beschreibend oder schmückend sind oder bei geografischen Angaben, Familiennamen, Portraits und Namen lebender Persönlichkeiten und Nationalsymbolen und daher keine Unterscheidungskraft besitzen.

Besteht eine Marke aus mehreren Zeichenbestandteilen, von denen nur einige schutzunfähig sind (z.B. weil sie einen beschreibenden Charakter haben), kann im Rahmen eines so genannten disclaimers erklärt werden, dass der Anmelder für die schutzunfähigen Bestandteile der Gesamtmarke keinen eigenständigen Markenschutz beansprucht.

Marken, denen keine Schutzhindernisse entgegenstehen, werden im Hauptregister (Principal Register) eingetragen. Daneben gibt es die Möglichkeit, Bezeichnungen, die zwar zum Zeitpunkt der Anmeldung beschreibenden Charakter haben - also nicht eintragungsfähig sind - die aber durch fortlaufende Benutzung in Zukunft Markenschutz kraft Verkehrsgeltung erlangen können (secondary meaning), eintragen zu lassen. Diese Möglichkeit ist vor allem deshalb interessant, weil auch die Eintragung im Supplemental Register zur Verwendung des Zeichens ® berechtigt. Erlangt die Marke später Verkehrsgeltung, kann sie u.U. im Principal Register eingetragen werden, wenn der Nachweis der Verkehrs­geltung z.B. durch eine Verkehrsbefragung, erbracht wird.

Relative Schutzverweigerungsgründe

Die relativen Schutzverweigerungsgründe betreffen die im Rahmen der Amtsrecherche ermittelten ähnlichen und verwechselbaren Zeichen. Das Amt wird dem Anmelder etwaige ermittelte Rechte Dritter, die aus seiner Sicht einer Eintragung entgegenstehen, mitteilen und ihm Gelegenheit zu einer Stellungnahme geben.

In diesem Zusammenhang spielen die Erteilung von Zustimmungserklärungen (consents) oder der Abschluss von Abgrenzungsvereinbarungen (co-existence agreements) mit den Inhabern entgegenstehender Marken eine wichtige Rolle. Allerdings wird das US Patent and Trademark Office eine Beanstandung wegen entgegenstehender Rechte Dritter nicht allein deshalb fallen lassen, weil Zustimmungserklärungen oder Abgrenzungsvereinbarungen vom Markenanmelder vorgelegt werden. Diesen Erklärungen und Vereinbarungen der Parteien wird bei seiner Entscheidung zwar großes Gewicht beimessen. Es muss aber darüber hinaus noch davon überzeugt werden, dass bei einer parallelen Verwendung ähnlicher Bezeichnungen keine Irreführungsgefahr für den Markt und die Verbraucher besteht. Erst dann wird es eine Marke auch tatsächlich eintragen.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Im Rahmen der Anmeldung prüft das US Patent and Trademark Office auch die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Zwar gilt auch in den USA die internationale Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen mit ihren 45 Klassen. Anders als viele andere nationale Ämter akzeptiert das US Patent and Trademark Office jedoch nicht die Verwendung der in dieser Klassifizierung enthaltenen Oberbegriffe. Vielmehr fordert es sehr konkrete und genaue Angaben darüber, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke verwendet wird. Hier stellt sich für deutsche Anmelder häufig ein Problem, wenn die deutsche Marke, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in ihrem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis derartige Oberbegriffe verwendet. Bei schlichter Übernahme dieser Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse für die amerikanische Markenanmeldung sind Beanstandungen durch das US Patent and Trademark Office vorprogrammiert. Nichtsdestotrotz kann es ratsam sein, es bei der US-Markenanmeldung zunächst einmal bei den Oberbegriffen der deutschen Markenanmeldung zu belassen, um nicht durch eine eventuelle zu weit gehende Konkretisierung bei der US-amerikanischen Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses den Schutzbereich der Marke schon von vornherein zu sehr einzuschränken. Es kann unter diesem Aspekt durchaus sinnvoll sein, erst einmal abzuwarten, welche Oberbegriffe das US Patent and Trademark Office denn konkret beanstandet, um dann nur diese im Laufe des Verfahrens präziser zu fassen.

Zu beachten ist auch, dass während des Eintragungsverfahrens eine Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht möglich ist. Auch aus diesem Grund ist es ratsam, zunächst nur Oberbegriffe zu verwenden, da ansonsten das Problem entstehen kann, dass einzelne Waren oder Dienstleistungen nicht erfasst sind und sie dann auch nicht mehr nachträglich eingeführt werden können.

Zurückweisung der Anmeldung

Wird eine Markenanmeldung zurückgewiesen, hat der Anmelder sechs Monate Zeit gegen diese Entscheidung Berufung beim Trademark Trial and Appeal Board des US Patent and Trademark Office einzulegen. Auch hierbei ist die Vertretung durch einen US-Anwalt erforderlich.

Veröffentlichung in der Official Gazette

Bestehen bei einer Markenanmeldung keine Beanstandungen oder sind sie im Laufe des Anmeldeverfahrens ausgeräumt worden, wird die Anmeldung in der wöchentlich erscheinenden „Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office” veröffentlicht.

4. Widerspruchsverfahren

Nach der Veröffentlichung der Anmeldung in der „Official Gazette” beginnt eine dreißigtägige Widerspruchsfrist, die aber ohne Zustimmung des Anmelders auf Antrag eines Dritten um insgesamt bis zu drei Monate verlängerbar ist. Weitere Verlängerungen können nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt werden, etwa wenn sich die Beteiligten in Vergleichsverhandlungen befinden.

Dritte können Widersprüche gegen die Markenanmeldung auf ältere Markenrechte ebenso stützen wie auf absolute Schutzverweigerungsgründe (z.B. einen beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke).

5. Benutzung und Benutzungsnachweis

Der Grundgedanke des US-amerikanischen Markenrechts ist es, nur Marken zu schützen, die auch tatsächlich benutzt werden. Die Frage der Benutzung und des Nachweises der Benutzung ist daher sowohl im Anmeldeverfahren als auch nach der Eintragung einer Marke immer wieder von Bedeutung.

So sind im Rahmen des Anmeldeverfahrens Benutzungserklärungen abzugeben. Den Benutzungserklärungen ist pro Klasse je ein Muster für die Benutzung - so genannte specimens - beizufügen. Wird innerhalb einer Klasse für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen Schutz beansprucht, sind zwar nicht für jedes einzelne Produkt auch jeweils specimens vorzulegen. Jedoch ist im Rahmen einer eidesstattlichen Erklärung zu versichern, dass die Marke für alle in dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen auch benutzt wird. Selbstverständlich muss diese eidesstattliche Erklärung den Tatsachen entsprechen. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis reduziert oder - bei noch verlängerbaren Fristen für den Benutzungsnachweis - die Marke geteilt und der Benutzungsnachweis zunächst nur für einen Teil des ursprünglichen Verzeichnisses geführt werden. Die Anforderungen an die einzureichenden Muster differieren, je nachdem, ob es sich um Waren oder um Dienstleistungen handelt: Bei Waren müssen die specimens die Benutzung der Marke auf dem Produkt oder dessen Verpackung belegen. Es können also z.B. Etiketten, Behälter oder Fotos eingereicht werden, die eine solche Benutzung zeigen. Grundsätzlich nicht ausreichend sind dagegen Broschüren, Werbung, Geschäftspapier, Rechnungen und ähnliche Dokumente. Die Angabe einer Internetseite kann ausreichen, wenn die Marke darauf erkennbar in Verbindung zum Produkt steht und die Waren über die Seite bestellbar sind; reine Werbeseiten reichen nicht aus.

Bei Dienstleistungen müssen die Benutzungsnachweise die Verwendung der Marke so zeigen, wie sie im Verkauf und in der Werbung für die betreffende Dienstleistung verwendet wird. Ausreichend ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Verwendung der Marke in einer Broschüre, auf Briefköpfen, Packungsbeilagen, Rechnungen oder in sonstiger Werbung für die konkrete Dienstleistung. Hier kann auch die Benutzung auf einer Visitenkarte oder auf Geschäftspapier ausreichend sein. Dies setzt jedoch immer eine Bezugnahme auf die konkreten angebotenen Dienstleistungen voraus.

Für die Aufrechterhaltung eingetragener Markenrechte ist es erforderlich, dass die Benutzung (use in commerce) auch „bona fide”, d.h. redlich und nicht nur pro forma erfolgt.

6. Schutzdauer

Die Schutzdauer einer Federal Registration beträgt (seit 1989) zunächst zehn Jahre. Sie ist beliebig oft verlängerbar. Zu beachten ist jedoch, dass bereits zwischen dem fünften und sechsten Jahr nach dem Registrierungsdatum eine Erklärung über die fortgesetzte Benutzung der Marke im Wirtschaftsverkehr mit entsprechenden Benutzungsnachweisen (oder eine Erklärung mit Gründen für eine entschuldbare Nichtbenutzung) abzugeben ist. Falls dies nicht innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten und Zahlung eines Verspätungszuschlages geschieht, wird die Marke - trotz an sich noch laufender gesetzlicher Schutzdauer - wegen Verfalls gelöscht.

Während des letzten Jahres vor Ablauf der Schutzdauer muss dann jeweils ein Antrag auf Aufrechterhaltung der Marke - mit erneutem Benutzungsnachweis - gestellt werden. Innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten ist dies auch noch nach Ablauf der eigentlichen Frist unter Zahlung eines Verspätungszuschlags möglich.

Generell gilt die Grundregel, dass eine Marke weiter benutzt werden muss, um wirksam zu bleiben. Es besteht ansonsten das Risiko, dass Dritte erfolgreich Löschungsanträge wegen Verfalls stellen. Dabei gilt eine dreijährige Nichtbenutzung als prima facie-Beweis für die Aufgabe des Zeichens. Insofern sollte im Rahmen der Markenpolitik eines Unternehmens auf eine ausreichende Benutzung der in den USA registrierten Marken und vor allem auch auf deren Dokumentation geachtet werden.

7. Verteidigung einer Federal Registered Trademark

Zu unterscheiden sind die Verfahren vor dem Trademark Trial and Appeal Board und gerichtliche Verfahren vor den Bundesgerichten.

Bei den Verfahren vor dem Trademark Trial and Appeal Board handelt es sich um verwaltungsgerichtliche Verfahren, insbesondere Widerspruchs- und Löschungsverfahren, in denen es ausschließlich darum geht, ob eine Marke eingetragen wird oder eingetragen bleibt. Im Rahmen dieser Verfahren ist es z.B. nicht möglich, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Daneben besteht die Möglichkeit, Dritte vor den Bundesgerichten oder der US International Trade Commission wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs, der Schwächung berühmter Marken oder - in der Praxis von erheblicher Relevanz - unberechtigtem Internetauftritt zu verfolgen.

Generell gilt, dass angesichts der erheblichen Kostenrisiken von Gerichtsverfahren in den USA und der häufig bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Priorität der aus einer tatsächlichen Benutzung resultierenden Marken in der überwiegenden Zahl der Fälle Verhandlungen zwischen den Parteien aufgenommen werden, um eine vergleichsweise Regelung der Angelegenheit zu erreichen.

8. Übertragung von Markenrechten und Lizenzen

Markenrechte aus einer Federal Registration können übertragen werden und Gegenstand von Lizenzvereinbarungen sein. Bei der Übertragung von Markenrechten ist zu beachten, dass die Übertragungserklärung stets auch die Mitübertragung des so genannten good will enthalten muss, andernfalls ist die Übertragung nichtig. Die Anforderungen an diesen transfer of good will sind nicht genau definiert und auch die dazu bisher ergangene Rechtsprechung ist nicht einheitlich. Die reine Erklärung im Übertragungsvertrag wird im Streitfall sicher nicht ausreichend sein. Umgekehrt ist es nicht unbedingt erforderlich, dass Maschinen oder Kundenlisten übergeben werden, wenn auf sonstige Art und Weise gewährleistet ist, dass der neue Markeninhaber in der Lage ist, die Marke für Produkte und Dienstleistungen zu benutzten, die entsprechende Eigenschaften wie die bisher unter der Marke angebotenen aufweisen.

Die Eintragung der Übertragung der Marke wirkt rein deklaratorisch, d.h. das US Patent and Trademark Office überprüft die Wirksamkeit der Übertragung nicht. Es ist daher wichtig, sich vorher ausreichend beraten zu lassen, da die Übertragung nach der Eintragung durch Dritte gerichtlich angreifbar ist.

Für intent-to-use-Anmeldungen gilt die Besonderheit, dass diese in der Regel erst nach Abgabe der Benutzungserklärung übertragen werden dürfen. Bei der Gewährung von Lizenzen ist zu beachten, dass eine gewisse Qualitätskontrolle des Lizenzgebers hinsichtlich der Lizenzprodukte gewährleistet sein muss. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sich der Lizenzgeber selbst nicht mehr erfolgreich auf seine Markenrechte berufen kann.

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